商法 | 中企如何选择PCT途径实现海外专利布局
中国企业通常是基于国内研发的产品和工艺技术到海外申请专利,来获得在海外的知识产权保护。中国企业到海外申请专利通常可以依据我国加入的《保护工业产权巴黎公约》(巴黎公约途径)和《专利合作条约》(PCT途径)办理,也可以依据我国与目标国或地区签订的协议或互惠原则办理。
如果企业想要到多个海外市场发展或者在海外有潜在的竞争对手,需要在相关的多个海外司法管辖区实施专利布局,则经由PCT途径申请一件国际专利申请在多个指定国生效是一种有效和有利的途径。
另外,经由PCT途径提交申请后,可以在优先权日起30个月内,根据当时国内和国际市场的状况再决定选择进入哪些国家或地区。这样就可以给申请人足够的考虑和决策时间。
经由PCT途径,可以一种语言在一个专利局提交一件专利申请,进而在申请中指定的每一个PCT成员国都产生专利申请的效力。由此,申请人只需完善一件申请文本而实现后续进入多个国家或地区,这相对于经巴黎公约等途径分别单独进入各个国家而言程序更简单,并明显节约费用和工作量,尤其是考虑到直接经由巴黎公约等途径需要准备多个不同国家的官方语言文本。
如果企业想要到多个国家或地区实施专利布局,PCT途径是一种成本、程序上有效和有利的途径。经由PCT途径,可以申请发明和实用新型专利,但是不能申请外观设计专利。对于外观设计,中国刚刚加入了海牙协定,中国企业可以依据海牙协定提交外观设计国际申请。
中国企业在撰写PCT申请时,考虑到中文为母语,为了准确表达发明构思和便于文本撰写,可以直接以中文撰写,以中文向中国国家知识产权局作为PCT的受理局提交。当然,目前中国发明人的英语水平都比较高,为了便于到国外申请或者与外国同事的交流,也可以以英文撰写。中国国家知识产权局作为受理局可以受理中文或英文撰写的文本。
根据专利合作条约第9和10条和专利合作条约实施细则第19条,PCT缔约国的任何国民或居民可以向所在国的国家局作为主管受理局提出国际申请,也可以向国际局提交国际申请。如果申请人的国籍和居所分属于不同缔约国,可以由申请人从中选择一个国家局作为国际申请的受理局。
因此,中国企业通常可以向中国国家知识产权局提交PCT申请。如果该中国企业是外国企业在中国的子公司,又想为了便于后续总公司的全球专利管理而选择国外的总公司作为申请人,这时可以考虑选择一个中国发明人作为本申请不太可能进入的国家的共同申请人,例如塞舌尔或马达加斯加。
对于PCT申请,在收到国际检索报告后,如果有明显破坏新颖性的对比文件,申请人可以考虑根据PCT第19条在国际阶段修改权利要求书。这是考虑到很多国家或地区的司法实践中对于新颖性的判定是比较相似的,而对于创造性的评价方式相差比较大。
来源:中国贸促会专利商标事务所 宓霞